Fujifilm v. Kodak: Das Berufungsgericht bestätigt die „Long-Arm Jurisdiction“ des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs

Am 2. Juni 2026[¹] (und erneut bekräftigt am 13. Juli 2026[²]), bestätigte das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) in seiner Entscheidung in der Rechtssache Fujifilm v. Kodak – unter anderem – die „Long-Arm“-Zuständigkeit des UPC für Mitgliedstaaten des EPO, die keine Vertragsstaaten des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht (UPCA) sind (z. B. Großbritannien, Spanien, Polen, Schweiz, Griechenland, Irland).

Diese internationale Zuständigkeit des UPC bedeutet, dass das Gericht – unter bestimmten Voraussetzungen – über Patentverletzungen der nationalen Teile eines europäischen Patents in nicht-UPC-Staaten entscheiden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in einem UPC-Mitgliedstaat hat (Art. 4 Abs. 1, 71b Abs. 1 Brüssel-Ia-Verordnung). Die internationale Zuständigkeit des UPC leitet sich aus der Brüssel-Ia-Verordnung ab, wie durch das Urteil des EuGH in der Rechtssache BSH Hausgeräte v. Electrolux bestätigt wurde.

Gemäß der Entscheidung kann ein Gericht, das nach Artikel 4 Brüssel-Ia-VO zuständig ist, weil der Beklagte seinen Wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet hat, seine Zuständigkeit nicht mit der Begründung ablehnen, dass ein Gericht eines Nichtmitgliedstaats ein geeigneterer Gerichtsstand für die Verhandlung der betreffenden Klage wäre („forum non conveniens“, vgl. EuGH, Urteil vom 1. März 2005, Owusu, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, Rn. 36–46). Folglich ist das UPC für die Verhandlung der Rechtssache zuständig, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in der EU hat.

Das Berufungsgericht unterschied jedoch zwischen dem Bestehen seiner Zuständigkeit und deren Ausübung und betonte, dass das UPC diese internationale Zuständigkeit mit Zurückhaltung ausüben müsse. Nach Ansicht des Gerichts „ist ein Gericht, das für die Entscheidung über eine mutmaßliche Verletzung eines außerhalb seines eigenen Hoheitsgebiets gültigen Patents zuständig ist, nicht nur verpflichtet, das auf dieses Patent anwendbare Recht anzuwenden, sondern muss auch völkerrechtliche Grundsätze wie die Comity beachten“.

Darüber hinaus schuf das Urteil erstmals einen allgemeinen Rahmen, einschließlich Regeln für die internationale Zuständigkeit des UPC für europäische Patente außerhalb seines Hoheitsgebiets. Das Gericht legte detailliert den Ansatz dar, den es im Einklang mit dem BSH Hausgeräte v. Electrolux Urteil und internationalen Rechtsgrundsätzen, einschließlich der Comity, für verschiedene Situationen ansieht, in denen nicht-UPC-Validierungen betroffen sind und die Gültigkeit umstritten ist, und zwar wie folgt:

Szenario I

Eine eigenständige Nichtigkeitsklage gegen die nicht-UPC-Validierung eines EU-/LC[³]-Patents

In diesem Fall ist das Gericht für die Entscheidung über die Klage nicht zuständig.

Szenario II

Wenn ein Patent im UPC-Gebiet für ungültig erklärt wird (aber bei Gültigkeit verletzt worden wäre) und das Verletzungsverfahren ebenfalls auf einer nicht-UPC-Validierung beruht

In diesem Szenario hält es das Gericht für angemessen, dem Patentinhaber zunächst die Möglichkeit zu geben, seine auf der nicht-UPC-Validierung beruhende Verletzungsklage „innerhalb einer angemessenen Frist“ zurückzuziehen.

Falls der Patentinhaber die Verletzungsklage nicht zurückziehen möchte, gilt Folgendes:

Für Länder, die nicht dem UPC angehören, aber EU-Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten des Lugano-Übereinkommens sind (z. B. Spanien oder die Schweiz):

Art. 24 Brüssel-Ia-VO und Art. 22 des Lugano-Übereinkommens hindern das UPC daran, die Gültigkeit des Patents zu prüfen, doch behält es – gemäß der Rechtssache BSH v. Electrolux – die Zuständigkeit für die Verletzungsklage.

Daher ist es angebracht, dass das Gericht dem Beklagten die Möglichkeit einräumt, innerhalb einer angemessenen Frist eine Nichtigkeitsklage bei dem/den zuständigen nationalen Gericht(en) einzureichen. Darüber hinaus wird es allgemein als angemessen angesehen, dass das Gericht das Verletzungsverfahren (auf der Grundlage des EU-Patents bzw. der EU-Patente gemäß dem Luganer Übereinkommen) aussetzt, bis die endgültige Entscheidung über die Nichtigkeitsklage(n) ergangen ist.

Falls der Beklagte innerhalb der gesetzten Frist keine solche Nichtigkeitsklage einreicht, muss das Gericht davon ausgehen, dass das Patent bzw. die Patente gültig ist/sind, und auf dieser Grundlage über die Verletzungsklage entscheiden.

Für EP-Patente außerhalb der EU und außerhalb des LC (z. B. im Vereinigten Königreich)

In diesem Fall wird die Verletzungsklage abgewiesen, wenn der Patentinhaber sie nicht zurückziehen möchte, es sei denn, es liegen besondere Gründe vor, dies nicht zu tun (z. B., weil der Anspruch bzw. die Ansprüche eines extraterritorialen Teils abweichen und als gültig angesehen werden können – in einem solchen Fall gilt das folgende Szenario iii).

Szenario III

Wenn ein Patent im UPC-Gebiet für gültig befunden und als verletzt angesehen wird und das Verletzungsverfahren ebenfalls auf einer nicht-UPC-Validierung beruht

In diesem Fall kann das Gericht – um unangemessene Verzögerungen zu vermeiden – eine Entscheidung einschließlich seiner Anordnungen erlassen, die die nicht-UPC-Validierung unter einer „aufschiebenden Bedingung“ abdeckt: dass das zuständige nationale Gericht das Patent später nicht ganz oder teilweise für ungültig erklärt (Regel 118.2 der Verfahrensordnung und Solvay/Honeywell (C-616/10) entsprechend).

Erklärt das zuständige nationale Gericht das Patent für gültig, so wird die Entscheidung einschließlich der darin enthaltenen Anordnungen endgültig; wird das Patent hingegen ganz oder teilweise für ungültig erklärt (soweit die Verletzung darauf beruht), so ist die Bedingung, unter der die Entscheidung einschließlich der darin enthaltenen Anordnungen ergangen ist, nicht erfüllt und die Entscheidung erlischt. Im letzteren Fall kann der Patentinhaber beim Gericht innerhalb von zwei Monaten nach der Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts Anträge stellen, die sich aus einer solchen Entscheidung ergeben (Regel 118.4 der Verfahrensordnung), einschließlich eines Antrags auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Erlassung einer endgültigen Entscheidung durch das zuständige nationale Gericht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rechtssache Fujifilm v. Kodak eine bedeutende Entscheidung für die internationale Zuständigkeit des UPC darstellt. Die vom Berufungsgericht angewandte Möglichkeit der bedingten Anordnung ermöglicht es dem UPC, einen wirksamen Rechtsschutz zu gewähren, der auch Gebiete außerhalb des UPC-Zuständigkeitsbereichs abdeckt, ohne die Entscheidung der zuständigen nationalen Gerichte abwarten zu müssen. Dieser Mechanismus der „aufschiebenden Bedingung“ bietet dem UPC die Möglichkeit, mit einer einzigen Maßnahme (Entscheidung/Anordnung) einen zeitnahen und geografisch weitreichenden Rechtsschutz zu gewähren und gleichzeitig die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte für ihre eigenen Patente zu wahren. Folglich besteht zwar die internationale Zuständigkeit des UPC für europäische Patente außerhalb seines Hoheitsgebiets, diese unterliegt jedoch strengen Einschränkungen und ist nicht automatisch gegeben.

Autor: Dr. Olga Michala

E-Mail: michala@paustian.de

[¹] UPC_CoA_312/2025, UPC_CoA_333/2025, UPC_CoA_880/2025, UPC_CoA_882/2025

[²] UPC_CoA_473/2025, UPC_CoA_474/2025, UPC_CoA_873/2025, UPC_CoA_881/2026

[³] EU-Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten des Übereinkommens von Lugano